Strategie per tutelare il know-how

Impresa

Impresa manifatturiera italiana, attiva a livello sia nazionale che internazionale nel settore chimico-farmaceutico e cosmetico

Il contesto

La strategia aziendale prevede l’espansione in nuovi mercati esteri attraverso partnership con imprese locali che dovranno occuparsi sia della commercializzazione dei prodotti che della loro produzione. Nella negoziazione e negli accordi risulterà quindi determinante l’identificazione non solo dei prodotti da far realizzare e distribuire al partner, ma anche la tutela e la valorizzazione delle informazioni industriali e del know how aziendale traferito.

Il caso

Regolamentare in modo adeguato l’accordo con parter esterni risulta un passaggio tanto strategico quanto delicato per l’impresa, in quanto comporta il trasferimento a terzi di informazioni, conoscenze tecnico-industriali e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale e finanziario, derivate dall’esperienza aziendale e dall’attività di ricerca e sviluppo: in altre parole, il suo know-how.
Individuare correttamente il proprio know how, definirne gli accordi di trasferimento con l’impresa partner e regolamentare l’uso di queste informazioni è di fondamentale importanza per:

  • Attivare una partnership efficace in cui viene trasferito in modo adeguato il know how necessario per progettare, realizzare e commercializzare i prodotti concordati;
  • Tutelare le informazioni confidenziali trasferite, definirne le modalità di utilizzo e opportune misure idonee per evitare sottrazioni fraudolente e anticoncorrenziali e mantenerle segrete;
  • Ridurre il rischio di contestazioni sulle informazioni trasferite con il contratto o sull’effettivo know how dichiarato dalle parti al momento della conclusione del contratto.

La soluzione

Il know-how, inteso come l’insieme delle informazioni, delle competenze tecniche e dei processi elaborati internamente da un’impresa, costituisce un vero e proprio bene immateriale aziendale e, come tale, genera un valore, riconosciuto anche dall’ordinamento. Il codice della Proprietà industriale, infatti, consente alle imprese di tutelare il know-how in modo efficace, qualora lo stesso sia segreto, abbia un valore economico e sia sottoposto a idonee misure di segretezza.
Diversi sono gli strumenti legali per tutelare tale valore e prevedere misure idonee a mantenerle segrete, fino ai patti di riservatezza.
In questo specifico caso, il contratto di licenza è stato lo strumento ritenuto più appropriato per la regolamentazione circa lo scambio di informazioni, i necessari obblighi di riservatezza e le connesse garanzie. 
La negoziazione e la stipulazione del contratto ha consentito di individuare i prodotti da licenziare e i relativi marchi e regolamentare il trasferimento e l’uso dei segni di proprietà intellettuale dell’impresa, incluso il know-how, la cui divulgazione è stata successiva alla firma dell’accordo.
Contestualmente è stata realizzata anche una strategia globale di tutela dei marchi da legare ai prodotti licenziati. In questo modo l’azienda ha vincolato il trasferimento delle proprie informazioni e conoscenze all’uso dei marchi aziendali e può accedere al mercato estero con i propri segni distintivi.
In questo modo non solo la società italiana otterrà il monopolio sui propri segni distintivi anche nel Paese di interesse, ma sarà in grado di garantire a pieno titolo alla licenziataria di essere la legittima titolare dei segni distintivi concessi in licenza.

Il risultato

La partnership è stata attivata in modo efficace in quanto gli accordi raggiunti hanno garantito la tutela per entrambe le parti e ha consentito una gestione serena e proficua della relazione commerciale.
Da parte dell’impresa licenziante, la proprietà industriale risulta tutelata: i marchi con la registrazione ed il know-how con un accordo vincolante.
La licenziataria, da parte sua, ottiene il diritto di accedere alle informazioni strategiche riservate della licenziante, per necessità produttive/commerciali e ha la garanzia di utilizzare marchi oggetto di tutela esclusiva e che non violano diritti di terzi.

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