L’importanza delle ricerche di anteriorità per i marchi: scelta strategica del naming

Impresa

Impresa in corso di costituzione, composta da due soci, imprenditori provenienti dal settore vitivinicolo desiderosi di avviare insieme nel territorio veneto una nuova cantina per la produzione e la vendita di vino.

Il contesto

I clienti hanno individuato il nome che desideravano diventasse il loro nuovo marchio, la denominazione della società e anche il nome a dominio del sito aziendale.
Prima di adottare questo nome in modo ufficiale come segno distintivo, avviando le necessarie pratiche amministrative e pubblicizzandolo come marchio, risultava fondamentale verificare se era legittimamente utilizzabile e monopolizzabile in Italia, attraverso la procedura di registrazione del marchio.
Uno dei requisiti da verificare, per un legittimo uso e registrazione di marchio, è il carattere di novità: il nome, identico o simile, non deve risultare già registrato o generalmente utilizzato da altri per prodotti o servizi uguali o affini nel territorio di interesse. 
Ma come si fa a sapere se un marchio è nuovo?

Il caso

Ci è stata quindi opportunatamente commissionata una preliminare ricerca di anteriorità sul nome per identità (marchi letteralmente identici) e similitudine (marchi simili dal punto di vista denominativo/fonetico/concettuale), volta ad individuare l’eventuale presenza, nei Registri di interesse, di marchi depositati/registrati identici o simili a quello prescelto, per prodotti o servizi affini.
La ricerca è stata estesa, per il principio di unitarietà dei segni distintivi, anche ai nomi delle imprese italiane iscritte in Camera di Commercio, ai nomi di dominio e alle indicazioni geografiche protette (dato il settore di interesse), per individuare eventuali ulteriori diritti anteriori ostativi all’uso e alla registrazione.
Gli esiti della ricerca hanno evidenziato purtroppo che il nome era già stato registrato ed utilizzato come marchio da un altro operatore dello stesso settore.

La soluzione

Una volta esaminate le diverse opzioni e strategie adottabili, si è scelto di non investire su questo nome già oggetto di privativa di un terzo e di ripartire quindi con una nuova attività di naming.
L’individuazione del nuovo nome è stata guidata dalle logiche di distintività del segno, affiancate alla creatività. Ci si è indirizzati quindi verso neologismi o parole di fantasia, prive di significato proprio o, al limite, con un valore semantico slegato dal mondo vitivinicolo, al fine di disporre di un segno che fosse distintivo nel settore prescelto. Particolare attenzione è stata posta su parole brevi, memorizzabili e facilmente digitabili sul web.
Una volta concluso il processo di naming e individuata una nuova proposta creativa che rispondesse alle aspettative e ambizioni del cliente, il nuovo marchio è stato anch’esso sottoposto a ricerca di anteriorità per verificarne i presupposti di registrabilità.
La nuova indagine condotta sul secondo nome è andata bene: non ha evidenziato infatti marchi identici o simili per prodotti/servizi in concorrenza, o società aventi la medesima o similare denominazione sociale attive nello stesso settore o in uno affine, così come nomi a dominio identici o simili collegati a siti web dedicati al mondo del vino.

Il risultato

Con questi esiti alla mano è stata costituita la nuova società, acquisito il nome a dominio corrispondente, con tutte le estensioni di interesse per tutelare la presenza online, e depositata la domanda di registrazione di marchio in Italia.
La procedura è andata a buon fine e il marchio è giunto a registrazione.
Il nuovo processo di identificazione del nome, guidato dai principi di registrabilità del segno e con opportuna ricerca di anteriorità completa, ha permesso quindi ai clienti di “correggere il tiro” evitando sia di investire risorse, tempo ed energie su un nome oggetto di esclusiva altrui, che di subire eventuali danni economici e di immagine dopo l’avvio dell’attività.

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