Marchio copiato in Cina: è possibile difendersi dalla malafede

Impresa

Azienda del nord Italia produttrice di componenti meccaniche, parte di un gruppo leader nelle soluzioni di flusso per il settore energetico.

Il contesto

Il gruppo è tra i leader del suo mercato e i suoi prodotti sono sinonimo indiscusso di qualità, con i più alti standard di affidabilità riconosciuti da clienti in tutto il mondo. A tutela dei propri investimenti, l’azienda ha ottenuto numerose registrazioni. Oggi possiede un portafoglio marchi solido e strutturato, consolidato negli anni, che le consente di tutelare i suoi segni distintivi sia in Unione Europea che in molti Paesi extra UE, dall’America all’Asia.

Il caso

In Cina viene intercettata la domanda, da parte di un richiedente locale, di registrazione di un marchio identico a quello dell’azienda, sia nella parte denominativa che nel logo, per le medesime classi di prodotti di interesse.
L’azienda non ha il suo marchio già registrato presso l’Ufficio cinese (CNIPA – China National Intellectual Property Administration) e quindi non risulta in possesso di un diritto di anteriorità presso quel Registro.

La soluzione

Avendo l’azienda registrato il marchio in numerosi stati esteri, ma non in Cina, per il principio di territorialità, in quel Paese non avrebbe il diritto di esclusiva, in quanto la tutela è limitata al territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato. 
È comunque possibile depositare un’opposizione basandola sulla malafede (articolo 32 della legge sui marchi della RPC) se si riesce a provare che il marchio è una propria creazione e che lo stesso è già stato registrato e utilizzato in molti Paesi, seppure diversi dalla Cina. Le possibilità aumentano se si riesce a dimostrare anche che il marchio si è guadagnato un’elevata reputazione in Cina e nel mondo.

Il risultato

Le prove presentate per opporsi al tentativo di registrazione del marchio copiato, quali materiali tratti dal sito web ufficiale, manuali promozionali dei prodotti, foto dei prodotti, e-mail, certificati di registrazione dei marchi in molti altri Paesi (e le relative traduzioni cinesi), hanno dimostrato che l’uso del marchio da parte dell’impresa era decisamente anteriore alla data di domanda del marchio contestato.
Il richiedente cinese non ha, peraltro, fornito da parte sua alcuna spiegazione ragionevole sulla creazione del marchio copiato.
L’Ufficio Cinese ha quindi riconosciuto valide ed efficaci le prove presentate e ha rigettato la domanda di registrazione di marchio in questione, ritenendo il richiedente cinese in manifesta malafede nel copiare ed imitare marchi altrui. 

Vuoi valorizzare e proteggere il tuo marchio?

Ti aiutiamo a tutelare il tuo valore intangibile e ottenere un concreto vantaggio competitivo

Altri casi

Strategia di tutela dei nomi a dominio: “portare in alto” il marchio
La strategia di tutela dei nomi a dominio è un investimento cruciale per la protezione del marchio e la crescita della presenza online.
creatività e tutela IP
Ideazione e registrazione di un marchio fashion pet: sinergia tra creatività e tutela IP
Dall’ideazione alla protezione: il percorso di un marchio fashion pet grazie alla sinergia tra creatività e tutela IP
Dal palco al web: strategia di tutela dei nomi a dominio
Gestione integrata del portafoglio di nomi a dominio e strategia di difesa online per proteggerti da insidie e pericoli del web.
Marchio: la diffida a difesa dei diritti di esclusiva
Valutazioni del rischio e scelta dell'azione più opportuna per difendere il marchio con una strategia di tutela efficace
L’importanza delle ricerche di anteriorità per i marchi: scelta strategica del naming
Rischio di investire su un marchio non tutelabile e scelta di un naming legalmente distintivo, unico e potenzialmente registrabile
Opposizione respinta se il marchio anteriore non ha prove d’uso sufficienti
Durante la procedura di opposizione la richiesta di provare l’uso del marchio anteriore può fare una differenza sostanziale
Sentinelle online e rimozione di marchi confondibili
Le azioni di online brand protection hanno consentito di difendere il marchio ed eliminare la presenza online del marchio del competitor
Marchio geografico nel settore vino e distillati
La tutela di un marchio geografico richiede una valutazione particolarmente attenta e può essere influenzata da diversi fattori
Strategie per tutelare il know-how
Il know-how costituisce un vero e proprio bene immateriale aziendale che è importante tutelare e valorizzare nei rapporti con terzi
Solo slogan pubblicitario o anche marchio?
Lo slogan può essere protetto in via esclusiva e diventare non solo veicolo di un messaggio commerciale ma anche marchio aziendale
Condividi su