Opposizione respinta se il marchio anteriore non ha prove d’uso sufficienti

Impresa

Significativa realtà del panorama vinicolo e spumantistico italiano ed internazionale.

Il contesto

L’azienda ha deciso di depositare un marchio pressoché identico ad un precedente marchio già registrato ritenendo che quel segno, seppure richiesto anche per la classe di prodotti di interesse, non fosse stato utilizzato sul mercato per quei prodotti specifici, ma solo con riferimento ad altri settori merceologici.

Il caso

Dopo la pubblicazione della domanda di marchio, il titolare del marchio anteriore ha presentato opposizione. Quindi ci troviamo ad affrontare un caso in cui i marchi sono altamente somiglianti e anche le classi indicate nella precedente registrazione e nella successiva domanda di marchio sono corrispondenti.

La soluzione

Nel corso del procedimento di opposizione, il richiedente può domandare all’opponente di provare l’uso dei marchi posti a base dell’opposizione, se registrati da più di cinque anni.
In dettaglio: ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La richiesta di provare l’uso è una facoltà del richiedente.
Se non viene tempestivamente e correttamente esercitata, la procedura di opposizione prosegue senza che il titolare del marchio anteriore sia tenuto a fornire una prova dell’uso. In questo caso questa richiesta ha fatto una differenza sostanziale.
Difatti, la suddetta disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione venga respinta.
L’opponente, al fine di provare l’uso, ha presentato della documentazione che il richiedente ha puntualmente contestato. L’uso effettivo di un marchio infatti non può essere dimostrato con probabilità o supposizioni, ma attraverso prove concrete e oggettive di un effettivo e sufficiente uso del marchio nel mercato di riferimento. Le prove d’uso devono dimostrare che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento, non basta aver utilizzato il marchio unicamente al fine di preservare i diritti conferiti dallo stesso (uso simbolico).

Il risultato

Per la Divisione d’Opposizione i documenti presentati dell’opponente in questo caso non hanno fornito informazioni sufficienti, in particolare, sul volume commerciale dell’uso.
L’Ufficio ha rilevato che il mercato corrispondente ai prodotti in questione era di notevole vastità, ma l’ammontare totale di prodotti venduti lungo un periodo di cinque anni era decisamente troppo ridotto e gli investimenti pubblicitari eccessivamente limitati, da non permettere di provare quindi un uso effettivo.
L’opposizione in conclusione è stata rigettata e il marchio ha così potuto continuare il suo iter di registrazione.

Vuoi valorizzare e proteggere il tuo marchio?

Ti aiutiamo a tutelare il tuo valore intangibile e ottenere un concreto vantaggio competitivo

Altri casi

Dal palco al web: strategia di tutela dei nomi a dominio
Gestione integrata del portafoglio di nomi a dominio e strategia di difesa online per proteggerti da insidie e pericoli del web.
Marchio copiato in Cina: è possibile difendersi dalla malafede
Tutela del proprio marchio copiato in Cina da soggetti in malafede che mirano a trarre vantaggio dalla sua registrazione
Marchio: la diffida a difesa dei diritti di esclusiva
Valutazioni del rischio e scelta dell'azione più opportuna per difendere il marchio con una strategia di tutela efficace
L’importanza delle ricerche di anteriorità per i marchi: scelta strategica del naming
Rischio di investire su un marchio non tutelabile e scelta di un naming legalmente distintivo, unico e potenzialmente registrabile
Sentinelle online e rimozione di marchi confondibili
Le azioni di online brand protection hanno consentito di difendere il marchio ed eliminare la presenza online del marchio del competitor
Marchio geografico nel settore vino e distillati
La tutela di un marchio geografico richiede una valutazione particolarmente attenta e può essere influenzata da diversi fattori
Strategie per tutelare il know-how
Il know-how costituisce un vero e proprio bene immateriale aziendale che è importante tutelare e valorizzare nei rapporti con terzi
Solo slogan pubblicitario o anche marchio?
Lo slogan può essere protetto in via esclusiva e diventare non solo veicolo di un messaggio commerciale ma anche marchio aziendale
Tutela del prodotto: marchio o design?
La protezione per essere ampia e completa può prevedere sia la tutela come marchio del nome di un liquore e della sua etichetta, sia la tutela come modello per la forma della bottiglia, comprensiva di etichetta, senza includere il marchio.
Marchio collettivo come forma alternativa di protezione della DOC negli USA
Registrazione delle Indicazioni Geografiche come marchi collettivi per sviluppare la presenza commerciale negli Stati Uniti
Condividi su