Impresa
Azienda del nord Italia produttrice di componenti meccaniche, parte di un gruppo leader nelle soluzioni di flusso per il settore energetico.
Il contesto
Il gruppo è tra i leader del suo mercato e i suoi prodotti sono sinonimo indiscusso di qualità, con i più alti standard di affidabilità riconosciuti da clienti in tutto il mondo. A tutela dei propri investimenti, l’azienda ha ottenuto numerose registrazioni. Oggi possiede un portafoglio marchi solido e strutturato, consolidato negli anni, che le consente di tutelare i suoi segni distintivi sia in Unione Europea che in molti Paesi extra UE, dall’America all’Asia.
Il caso
In Cina viene intercettata la domanda, da parte di un richiedente locale, di registrazione di un marchio identico a quello dell’azienda, sia nella parte denominativa che nel logo, per le medesime classi di prodotti di interesse.
L’azienda non ha il suo marchio già registrato presso l’Ufficio cinese (CNIPA – China National Intellectual Property Administration) e quindi non risulta in possesso di un diritto di anteriorità presso quel Registro.
La soluzione
Avendo l’azienda registrato il marchio in numerosi stati esteri, ma non in Cina, per il principio di territorialità, in quel Paese non avrebbe il diritto di esclusiva, in quanto la tutela è limitata al territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato.
È comunque possibile depositare un’opposizione basandola sulla malafede (articolo 32 della legge sui marchi della RPC) se si riesce a provare che il marchio è una propria creazione e che lo stesso è già stato registrato e utilizzato in molti Paesi, seppure diversi dalla Cina. Le possibilità aumentano se si riesce a dimostrare anche che il marchio si è guadagnato un’elevata reputazione in Cina e nel mondo.
Il risultato
Le prove presentate per opporsi al tentativo di registrazione del marchio copiato, quali materiali tratti dal sito web ufficiale, manuali promozionali dei prodotti, foto dei prodotti, e-mail, certificati di registrazione dei marchi in molti altri Paesi (e le relative traduzioni cinesi), hanno dimostrato che l’uso del marchio da parte dell’impresa era decisamente anteriore alla data di domanda del marchio contestato.
Il richiedente cinese non ha, peraltro, fornito da parte sua alcuna spiegazione ragionevole sulla creazione del marchio copiato.
L’Ufficio Cinese ha quindi riconosciuto valide ed efficaci le prove presentate e ha rigettato la domanda di registrazione di marchio in questione, ritenendo il richiedente cinese in manifesta malafede nel copiare ed imitare marchi altrui.
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