Marchi UK derivanti da marchi UE: il nuovo regime in vigore dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 l’uso effettivo nel Regno Unito è indispensabile per mantenere validi i marchi clonati UK
Con l’inizio del 2026 è entrato definitivamente in vigore il nuovo regime post-Brexit in materia di uso dei marchi UK derivanti da marchi UE.
Ora l’uso del marchio nei Paesi dell’Unione Europea non è più sufficiente per preservare la validità dei cosiddetti marchi clonati UK. I titolari di tali diritti, quindi, devono quindi verificare con attenzione la propria posizione, poiché i marchi che non risultino effettivamente utilizzati nel Regno Unito sono oggi esposti a possibili rischi di cancellazione per mancato uso.
Cosa sono i marchi clonati UK
A seguito della Brexit, i marchi dell’Unione Europea registrati alla data di uscita del Regno Unito dall’UE sono stati automaticamente riprodotti nel registro UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office – Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito) come marchi nazionali UK autonomi.
I Paesi che appartengono al Regno Unito sono Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Isola di Man, quest’ultima, seppur molto piccola, è di rinomanza mediatica per importanti competizioni motociclistiche.
La protezione conseguita con il marchio UK, invece, non ricomprende la Repubblica di Irlanda, le Isole del Canale (o isole Normanne), ed i Territori d’oltremare del Regno Unito.
Vi sono altre giurisdizioni, invece, che possono giungere a riconoscere l’estensione della protezione UK in propri territori subordinatamente alla previa osservanza delle procedure locali di registrazione definite di ‘re-registrazione’. Il Registro UKIPO prevede un’apposita sezione con l’apposito elenco. I marchi clonati UK:
- derivano dal marchio UE originario;
- conservano la medesima data di deposito, priorità e classi di registrazione;
- costituiscono tuttavia diritti indipendenti, disciplinati dalla normativa del Regno Unito.
La loro validità non è più collegata, se non storicamente, al marchio dell’Unione Europea da cui traggono origine.
Requisito d’uso del marchio: cosa è cambiato dal 2026
Fine del regime transitorio: fino al 31 dicembre 2025 il sistema del Regno Unito riconosceva, in via transitoria, l’uso del marchio in uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione Europea come valido anche per dimostrare l’uso del corrispondente marchio clonato UK.
Dal 1° gennaio 2026 questa possibilità è cessata definitivamente.
Il nuovo scenario operativo
Oggi:
- solo l’uso effettivo del marchio nel Regno Unito può essere invocato per difendere un marchio clonato UK da azioni di cancellazione per non uso;
- l’uso del marchio nell’Unione Europea non ha più alcun valore probatorio nei procedimenti davanti all’UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office – Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito);
- parallelamente, anche il marchio dell’Unione Europea non può più fondarsi sull’uso nel Regno Unito per dimostrare l’uso nell’UE.
Cosa si intende per uso del marchio?
La definizione di uso come requisito per il mantenimento del marchio richiama sia un profilo temporale che territoriale.
Tempistiche di prova d’uso del marchio UK
L’uso del marchio deve essere provato, se richiesto, come genuino per un periodo continuato di 5 anni a decorrere dalla data di registrazione o successivamente, se lo stesso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. La dimostrazione dell’uso di un marchio può essere richiesta al titolare di un marchio, ad esempio in procedimenti di opposizione; in azioni di nullità o decadenza per mancato uso o in controversie per contraffazione, a fini difensivi.
Ambito territoriale
L’uso deve essere effettivo nel Regno Unito.
L’uso rilevante deve essere esistente, genuino, effettivo e reale, non meramente simbolico o formale. È inoltre possibile che l’uso riguardi tutti o anche solo parte dei prodotti o servizi rivendicati dal marchio. Ne consegue che un eventuale procedimento per mancato uso può determinare, a seconda dei casi, una caducazione totale o parziale dei diritti.
Quanto alle prove d’uso, le evidenze probatorie considerate idonee sono sostanzialmente analoghe a quelle accettate per un marchio UE, purché dimostrino in modo chiaro il collegamento con il mercato UK. A titolo esemplificativo, risultano rilevanti:
- siti web che mostrino i prodotti o servizi offerti in vendita con indicazione della valuta in GBP, oppure dai quali emerga chiaramente che il mercato di riferimento è il Regno Unito (ad esempio domini .co.uk o siti che consentano la selezione del Regno Unito come Paese di destinazione);
- fatture relative a beni o servizi forniti a consumatori o clienti situati nel Regno Unito;
- annunci pubblicitari pubblicati su testate o canali con sede nel Regno Unito;
- fatture relative a pubblicazioni o campagne promozionali effettuate presso operatori con sede nel Regno Unito.
In assenza di un utilizzo documentato secondo tali criteri, il marchio UK risulta esposto a contestazioni per mancato uso, con conseguenze dirette sulla tenuta e sul valore del diritto.
Conseguenze per i titolari di marchi
I titolari di marchi UK devono quindi essere pronti a dimostrare l’uso effettivo del marchio, ove richiesto, e a farlo con evidenze circoscritte.
In un’ottica prudenziale, è fortemente consigliabile procedere sin d’ora a una verifica preventiva dell’uso e alla strutturazione delle relative prove.
Il nuovo quadro normativo rende prevedibile un aumento significativo dei contenziosi, in particolare delle azioni di cancellazione per mancato uso. I marchi UK diventano così un obiettivo più facilmente attaccabile, soprattutto in assenza di una strategia di utilizzo e documentazione adeguata. Ne deriva la necessità di prestare maggiore attenzione alla gestione dei portafogli marchi nel Regno Unito.
In particolare, i marchi UK “clonati” che non risultino utilizzati nel Regno Unito negli ultimi cinque anni sono oggi esposti a rischi concreti, tra cui:
- richieste di cancellazione per mancato uso da parte di terzi;
- indebolimento della tutela del marchio anche in ambito internazionale, con impatti su strategie difensive e negoziali;
- perdita di diritti rilevanti sul mercato UK;
- riduzione del valore commerciale del marchio nel Regno Unito.
Alla luce di tali criticità, la valutazione dell’uso effettivo dei marchi in UK e l’adozione di misure correttive tempestive rappresentano oggi un passaggio essenziale per la tutela e la valorizzazione dei diritti di marchio.
I punti chiave da tenere presenti
- La Brexit ha determinato la nascita di diritti distinti e autonomi per marchi UE e marchi UK:
- Dal 2026 non esiste più alcun riconoscimento reciproco dell’uso tra UE e UK;
- Il mantenimento del marchio clonato UK richiede uso reale e documentabile nel territorio UK;
- Un marchio UE deve essere supportato esclusivamente da uso all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.
Azioni per una corretta strategia di tutela
Alla luce del nuovo quadro normativo, risulta opportuno fare le adeguate verifiche e attività.
Analisi del portafoglio marchi
- identificare i marchi UE che hanno generato un clone UK;
- verificare per ciascun diritto l’eventuale esposizione al rischio di cancellazione.
Verifica dell’uso effettivo del marchio nel Regno Unito
- accertare se il marchio è stato utilizzato nel territorio del Regno Unito;
- valutare se l’uso è stato effettivo, ossia non meramente simbolico, e idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio;
- verificare se l’uso ha riguardato i prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato;
- raccogliere e organizzare le prove di uso.
Pianificazione di attività idonee a consolidare il marchio UK
- avviare o rafforzare iniziative commerciali e promozionali nel Regno Unito;
- attestare un uso, seppur limitato, ma reale e coerente con la funzione del marchio, che possa risultare sufficiente.
Ri-deposito dei marchi clonati non utilizzati
- valutare l’opportunità di procedere al ri-deposito dei marchi UK clonati non ancora utilizzati, qualora ci sia un’effettiva e concreta intenzione di utilizzo nel Regno Unito.
Razionalizzazione del portafoglio
- valutare l’opportunità di mantenere solo i marchi realmente strategici;
- ridurre costi e rischi legati a diritti non più rilevanti.
Sorveglianza del Registro UKIPO per monitorare possibili ri-depositi di terzi
- Attivare un servizio di sorveglianza del Registro UKIPO per individuare tempestivamente ri-depositi di marchi da parte di terzi, prevenendo pratiche fraudolente (c.d. evergreening) in assenza di uso effettivo.
Assistenza professionale
Il team di Mondial Marchi assiste le imprese in tutte le fasi per la tutela dei titoli IP, tra cui:
- analisi del portafoglio marchi UE e UK;
- valutazione del rischio di cancellazione per non uso;
- definizione di un’opportuna strategia per la tutela del marchio nel mercato del Regno Unito e dell’Unione Europea.
CONTATTACI per l’analisi del portafoglio marchi e per verificare la solidità dei marchi anche alla luce del nuovo regime in vigore.